Многие предприниматели и разработчики ошибочно считают: если на техническое решение нет патента, значит, защитить его невозможно.

Это не совсем так.

Действительно, исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признаётся и охраняется только при условии государственной регистрации. Именно на основании такой регистрации Роспатент выдаёт патент.

Но отсутствие патента не всегда означает, что разработка остаётся без правовой защиты. В ряде случаев техническое решение можно охранять не как изобретение, а как секрет производства — ноу-хау.

Патент и ноу-хау — это разные режимы защиты?

Патент защищает техническое решение через государственную регистрацию. После получения патента правообладатель может запрещать другим лицам использовать запатентованное решение, выдавать лицензии, отчуждать исключительное право и защищать его в суде.

Но патентование подходит не всегда.

Иногда компания не хочет раскрывать техническую информацию. Иногда решение ещё находится на стадии заявки. Иногда бизнесу важнее сохранить технологию в закрытом контуре, чем публиковать её через патентную процедуру.

В таких ситуациях стоит рассматривать режим ноу-хау.

Что такое ноу-хау?

Секретом производства признаются сведения любого характера: производственные, технические, экономические, организационные и иные сведения о результатах интеллектуальной деятельности или способах ведения профессиональной деятельности. Главное условие — такие сведения должны иметь коммерческую ценность именно потому, что они неизвестны третьим лицам.

Проще говоря, ноу-хау — это не просто «идея в голове» и не любая техническая информация.

Чтобы сведения считались секретом производства, должны выполняться три условия:

  1. информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;
  2. у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;
  3. обладатель информации принимает разумные меры для сохранения её конфиденциальности.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, режим ноу-хау может не сработать.

Можно ли распоряжаться ноу-хау?

Да, можно.

Гражданский кодекс прямо предусматривает, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использовать его любым законным способом и распоряжаться этим правом.

Это означает, что ноу-хау можно использовать в коммерческих отношениях: передавать по договору, предоставлять право использования, включать в технологические проекты, франчайзинговые модели, лицензионные конструкции и сделки по передаче бизнеса.

Отдельно закон предусматривает лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства. По такому договору правообладатель предоставляет другой стороне право использовать соответствующее ноу-хау в пределах, установленных договором.

В чём главное отличие от патента?

Разница принципиальная.

Патент защищает техническое решение после регистрации. Даже если третье лицо само пришло к аналогичному решению, использование запатентованного объекта может нарушать права патентообладателя.

Ноу-хау работает иначе.

Его ценность держится на конфиденциальности. Исключительное право на секрет производства действует только до тех пор, пока сохраняется тайна соответствующих сведений. Если конфиденциальность утрачена, исключительное право прекращается.

Поэтому ноу-хау не защищает от ситуации, когда другое лицо независимо и добросовестно разработало такое же техническое решение. Это слабое место беспатентной охраны, и его нужно учитывать заранее.

Ошибка: просто назвать разработку ноу-хау?

Само по себе указание в договоре, что информация является ноу-хау, ещё не гарантирует защиту.

Суд будет оценивать не название, а фактический режим обращения с информацией.

Если техническая документация свободно пересылалась контрагентам, сотрудники не подписывали обязательства о конфиденциальности, доступ к файлам никак не ограничивался, а компания не ввела внутренний порядок работы с коммерческой тайной, доказать наличие секрета производства будет сложно.

И наоборот: если компания заранее оформила документы, ограничила доступ, закрепила обязанности сотрудников и контрагентов, промаркировала материалы как конфиденциальные и контролировала передачу информации, позиция становится значительно сильнее.

Что нужно сделать до передачи технологии?

Если компания планирует передавать техническое решение партнёру, инвестору, производителю или лицензиату без патента, сначала нужно оформить режим конфиденциальности.

Минимально стоит подготовить:

  1. положение о коммерческой тайне;
  2. перечень сведений, составляющих ноу-хау;
  3. NDA с контрагентами;
  4. обязательства о конфиденциальности с работниками;
  5. порядок доступа к технической документации;
  6. лицензионный договор или договор отчуждения права на секрет производства;
  7. доказательства создания и принадлежности технического решения компании.

Особенно важно урегулировать вопрос со служебными разработками. Если секрет производства создан работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или задания работодателя, исключительное право на такой служебный секрет производства принадлежит работодателю.

Но на практике это всё равно лучше подтверждать трудовым договором, должностной инструкцией, служебным заданием, актами передачи материалов и внутренними документами компании.

Когда ноу-хау лучше патента?

Режим ноу-хау может быть выгоден, когда:

  • технологию сложно выявить при анализе готового продукта;
  • компания не хочет раскрывать решение через патентную публикацию;
  • срок коммерческой ценности технологии может быть дольше срока патентной охраны;
  • решение состоит не только из формулы изобретения, но и из производственных, организационных или технологических деталей;
  • важнее сохранить информацию в закрытом доступе, чем получить публичную патентную защиту.

Но если техническое решение легко скопировать после вывода продукта на рынок, отсутствие патента может стать серьёзным риском.

Вывод

Если на техническое решение нет патента, это не означает, что его нельзя коммерциализировать.

Но важно правильно определить правовой режим.

Без патента у компании, как правило, нет исключительного права именно на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Такой режим возникает при государственной регистрации и выдаче патента.

Однако техническое решение может охраняться как ноу-хау, если оно имеет коммерческую ценность, неизвестно третьим лицам, недоступно свободно и компания принимает разумные меры для сохранения конфиденциальности.

Главная практическая мысль простая:

если патента нет, защищает не сама идея, а правильно оформленный режим тайны.

Поэтому перед передачей технологии, заключением лицензии или переговорами с инвестором нужно не просто подписать договор, а заранее создать доказуемую систему охраны ноу-хау.